ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2011 г. N 8817/11

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;
членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. -
рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" и общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2010 по делу N А40-103027/10-12-654, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 по тому же делу.
В заседании приняли участие представители:
от заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" - Елистратов К.Г., Зуйков С.А., Марканов Д.Ю.;
от заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" - Зуйков С.А., Марканов Д.Ю., Феклистов А.А.;
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) - Лебедева А.А., Медведев Н.Ю., Робинов А.А;
от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Медведев Н.Ю., Робинов А.А.;
от общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (третьего лица) - Ласунская А.В., Мышляева И.В., Салмина О.Б., Чижов С.В.
Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.
Общество с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" (далее - ООО "Аптека Доктор") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Роспатента от 25.07.2010 (далее - решение Роспатента), которым удовлетворено заявление общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (далее - ООО Фирма "Биокор") о прекращении охраны товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" по заявке N 2000721009/50 с приоритетом от 16.08.2000 в отношении товаров класса 05 Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) "фармацевтические препараты", "диетические вещества для медицинских целей".
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО Фирма "Биокор".
Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2010 в удовлетворении заявленного требования отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 31.05.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.
Суды пришли к выводу о том, что товар, производимый обществом с ограниченной ответственностью "Парафарм" (далее - ООО "Парафарм") под контролем ООО "Аптека Доктор", не подпадает под перечень товаров класса 05 МКТУ, приведенный в свидетельстве о регистрации названного товарного знака, поскольку биологически активные добавки (далее - БАДы) являются самостоятельным видом продукции, имеющим иное, нежели фармацевтические препараты и диетические вещества для медицинских целей, назначение, что не позволяет отнести их к содержащимся в свидетельстве позициям товаров.
В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов ООО "Аптека Доктор" и ООО "Парафарм" просят их отменить, ссылаясь на нарушение арбитражными судами принципов международного права о неприкосновенности частной собственности в отношении исключительных прав ООО "Аптека Доктор" на данный товарный знак.
В отзывах на заявления Роспатент и ООО Фирма "Биокор" просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству в связи с тем, что ООО "Аптека Доктор" не обращалось в Роспатент с заявлением о пополнении перечня товаров, в отношении которых товарному знаку "ВЕЧЕРНИЕ" предоставлена охрана.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзывах на них и выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения по следующим основаниям.
Суды установили, что ООО "Аптека Доктор" приобрело по договору отчуждения исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом 11.08.2009 за N РД0053542, товарный знак "ВЕЧЕРНИЕ" (свидетельство N 386365), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 21.02.2002 за N 215283 в отношении товаров класса 05 МКТУ, в который входят фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей.
В дальнейшем ООО "Аптека Доктор" (лицензиар) передало права на использование упомянутого товарного знака ООО "Парафарм" (лицензиату) по лицензионному договору от 01.01.2010, зарегистрированному Роспатентом 16.03.2010, на основании которого лицензиат осуществлял под контролем лицензиара производство и введение в оборот БАДов, маркированных обозначением "ВЕЧЕРНИЕ".
В деле представлены и судами оценены доказательства производства и реализации соответствующей продукции и введения ее в гражданский оборот.
На момент регистрации правообладателем названного товарного знака, как и на момент его приобретения ООО "Аптека Доктор" указание на такой вид товаров, как БАДы, отсутствовало в виде отдельной позиции в перечнях МКТУ.
В соответствии с пояснением к классу 05 МКТУ в данный класс входят главным образом фармацевтические и иные препараты для медицинских целей. При этом, как указала в своем заключении от 28.04.2010 Палата по патентным спорам Роспатента, БАДы представляют собой самостоятельный вид продукции, имеющий свое назначение, что не позволяло на момент регистрации упомянутого товарного знака отнести их к какой-либо из содержащихся в описании класса 05 МКТУ позиции товаров.
На основании изложенного суды сделали вывод, что в деле отсутствуют доказательства использования товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" правообладателем - ООО "Аптека Доктор" - для обозначения товаров, указанных в свидетельстве N 386365.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет с момента его государственной регистрации.
Поскольку ООО "Аптека Доктор" не представило доказательств использования товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" в отношении перечисленных в свидетельстве видов продукции, маркировка этим знаком БАДов не свидетельствует о правомерном использовании товарного знака, зарегистрированного для приведенного в свидетельстве N 386365 перечня товаров класса 05 МКТУ, согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Следовательно, неиспользование ООО "Аптека Доктор" зарегистрированного товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" в период с 05.02.2007 по 04.02.2010 в отношении спорных позиций "фармацевтические препараты", "диетические вещества для медицинских целей" является основанием для прекращения охраны товарного знака.
При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2010 по делу N А40-103027/10-12-654, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 по тому же делу оставить без изменения.
Заявления общества с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" и общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" оставить без удовлетворения.

Председательствующий
А.А.ИВАНОВ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
СУДЬИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕШАТАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПО ДЕЛУ N А40-103027/10-12-654
АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА
ВАС РФ ОТ 29.11.2011 N ВАС-8817/11

Правовая проблема, которая рассматривалась судами в данном деле, имеет значение для развития судебной практики не только по вопросам интеллектуальной собственности, но и по вопросам недобросовестной конкуренции и стабильного развития рынка нематериальных активов.
Уважая решение, которое приняли мои коллеги в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, хочу изложить аргументы, позволяющие избежать негативных последствий, возникающих в связи с применением подхода, сформулированного ФГУ ФИПС "Роспатент" (далее - Роспатент), и, к моему удовлетворению, не получившего пока судебного подтверждения.
Суды столкнулись с ситуацией, когда правообладатель товарного знака в отношении перечня товаров класса 05 Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) был лишен правовой охраны для данного товарного знака в отношении таких категорий, как "фармацевтические препараты" и "диетические вещества для медицинских целей", по основаниям его неиспользования в течение трехлетнего периода. Правообладатель ссылался на использование им товарного знака для маркировки биологически активных добавок (далее - БАДы), которые и в настоящее время не имеют выделенной позиции в МКТУ и, по его мнению, относятся к категориям продукции "фармацевтические препараты" и "диетические вещества для медицинских целей".
При рассмотрении настоящего дела необходимо было выработать подход к применению положений МКТУ, в частности, к изменению перечня конкретных товаров, подпадающих под определенную позицию МКТУ каждый раз, когда класс МКТУ, для которого товарный знак зарегистрирован, пополняется новым видом продукции, не указанным первоначально в свидетельстве о регистрации товарного знака.
Роспатент полагает, что для того, чтобы знак признавался используемым, для каждого нового вида производимой продукции, подпадающей под определенный класс МКТУ, требуется пополнять перечень товаров, в отношение которых зарегистрирован товарный знак. Иными словами, непременно должны быть перечислены все виды продукции, в отношении которых охраняется товарный знак.
Однако классы МКТУ определяют лишь родовые категории продукции, к которым в принципе могут относиться производимые правообладателем товары. В случае использования товарного знака для сходных, но не полностью совпадающих с поименованными в свидетельстве товарами постоянное пополнение перечня товаров, зарегистрированных по определенному классу и в отношении которых предоставляется охрана товарному знаку, в свидетельстве не требуется.
Именно такой подход в наибольшей степени отвечает требованиям стабильности защиты товарного знака посредством регистрации исключительных прав на него и, как следствие, является залогом стабильности гражданского оборота.
Международная классификация товаров и услуг утверждена Соглашением о классификации (Ниццкое соглашение), заключенным странами-участницами Парижского союза по охране промышленной собственности. Государства, подписавшие Ниццкое соглашение, образуют специальный союз, который использует единую классификацию товаров и услуг для регистрации знаков.
Из текстов международных документов следует, что целью соглашения, утверждающего классификацию, и самой МКТУ является лишь установка общих ориентиров с целью сохранения свободы в креативном развитии новых товаров.
Так, в соответствии с пунктом 2 Руководства по применению МКТУ (далее - руководство) для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг с пояснениями к каждому классу соответственно. Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью разделов МКТУ "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями", "Перечень товаров и услуг, объединенных в классы", "Алфавитный перечень товаров и услуг", следует пользоваться разделом "Общие замечания".
В разделе "Общие замечания" МКТУ определено, что товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются общими указаниями на области, к которым в принципе относятся товары или услуги.
Следовательно, для классификации такого вида товаров, как БАД, мог быть использован класс 05 МКТУ как обозначение области, "фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей", к которой такие БАДы могут относиться. Кроме того, Роспатентом 05.11.2008 издано информационное письмо N 10/37-646/23, согласно которому классификация БАДов должна осуществляться по классу 05 МКТУ.
Данный класс, в соответствии с пояснением к нему, включает главным образом фармацевтические и иные препараты для медицинских целей.
В настоящее время подготовлен проект десятой редакции МКТУ, вступление в силу которой запланировано на 01.01.2012, выделяющей такую разновидность товаров, как БАДы, в рамках класса 05 МКТУ.
Однако придание обратной силы изменениям, регулярно вносимым в МКТУ, равно как и позиция о необходимости пополнений перечня указанных в свидетельстве видов товаров, не содержащихся в классификации МКТУ, действовавшей на момент регистрации товарного знака, ведет к ущемлению экономических прав правообладателей, увеличению их финансового бремени (уплата пошлин при обращении в Роспатент) и, как следствие, к дестабилизации экономического оборота. Кроме того, развитие рынка и появление на нем новых разновидностей товаров опережает развитие соответствующего регулирования тем более, что МКТУ является приблизительным перечнем, классификацией, которая не способна учитывать все нюансы и подвергается периодическим пересмотрам исходя из потребностей коммерческого оборота.
В такой ситуации изобретатель нового товара, владеющий собственным товарным знаком, рискует оказаться в ситуации, когда его новый товар не будет защищен.
Рассматриваемая в данном деле продукция (БАДы) подпадает по своим родовым признакам под категории товаров, приведенных в описательной части к классу 05 МКТУ. Следовательно, владелец товарного знака был вправе рассчитывать на то, что его товарный знак попадает под охрану, в том числе в отношении нового вида товаров.
По моему мнению, БАДы, содержащие вещества растительного происхождения (валериану, мелиссу, мяту, пустырник, хмель), имеют успокоительное воздействие на нервную систему человека, а значит, цели их применения включают медицинские, что подтвердила Палата по патентным спорам Роспатента в заключении, на основе которого было принято решение Роспатента от 25.07.2010 о частичном прекращении товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ", указав на применение БАДов для медицинских целей, а также на то обстоятельство, что БАДы и диетические добавки для медицинских целей хоть и различаются по форме, но совпадают по содержанию, а следовательно, характеризуют один и тот же товар.
В пользу такого подхода к применению МКТУ свидетельствует информационное письмо Роспатента от 05.11.2008 N 10/37-646/23, согласно которому биологически активные добавки отнесены к классу 05 МКТУ.
Таким образом, полагаю, что необходимости внесения специального указания на БАДы в перечень свидетельства N 386365 о регистрации товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" не имелось.
Дополнительным аргументом в поддержку позиции о необходимости сохранения стабильности регистрации товарного знака как способа защиты исключительных прав является также то обстоятельство, что ООО Фирма "Биокор", обратившаяся с соответствующим заявлением в Роспатент, осуществляет производство и предложение к продаже БАДов, маркируемых сходными с товарным знаком обозначениями ("ВЕЧЕРНИЙ", "ВЕЧЕРНЕЕ", "ВЕЧЕРНИЕ"). Доказательства производства ООО Фирма "Биокор" фармацевтических препаратов и диетических веществ для медицинских целей в деле не представлены.
Подтверждения заинтересованности ООО Фирма "Биокор" в прекращении охраны товарного знака по категориям товаров "фармацевтические препараты", "диетические вещества для медицинских целей" отсутствуют, что противоречит пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.
В связи с изложенным представляется необходимым особо отметить, что лицо, заявляющее требование о прекращении охраны в Роспатент, также является производителем БАДов, не имея при этом исключительных прав на сходный товарный знак. Следовательно, использование правообладателем своего товарного знака не могло каким-либо образом ущемлять интересы заявителя в отношении категорий товаров "фармацевтические препараты", "диетические вещества для медицинских целей". При этом БАД из растительных веществ относится к категории традиционных препаратов, известных широкому кругу лиц, и аргумент о приоритетных правах на его рецептуру в таком случае вряд ли уместен. Защита могла предоставляться только лишь товарному знаку.
То обстоятельство, что ООО Фирма "Биокор" является производителем сходной продукции, может свидетельствовать о намерении лица прекратить охрану товарного знака по указанным позициям с целью причинения вреда конкурирующему производителю.
Такие действия заявителя могут расцениваться как недобросовестная конкуренция или действия во вред другому участнику оборота в нарушение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судья
Т.Н.НЕШАТАЕВА